À l’approche de la procédure orale relative à la décision G 1/23 (« Cellule solaire »), qui doit se tenir le 12 mars 2025, nous examinons les changements potentiels dans la pratique de l’Office européen des brevets (OEB) en ce qui concerne la divulgation de produits non reproductibles.
Précédemment, dans l’affaire G 1/92, un test cumulatif a été fixé afin de déterminer si la structure chimique d’un produit est à la pointe de la technologie. L’un des critères du test était la condition selon laquelle le produit devait être reproductible par l’homme du métier sans imposer de charge excessive (appelée « condition d’habilitation »).
Cela a souvent eu pour conséquence que des produits non reproductibles ont été exclus de l’état de l’art.
Un produit non reproductible est un matériau complexe qui ne peut pas être facilement modifié par ingénierie inverse en raison d’un manque de connaissance des processus et/ou matériaux de départ appropriés. Des produits non reproductibles apparaissent dans de nombreux domaines technologiques, par exemple les polymères complexes dont la composition et la structure sont largement fonction de leur méthode de fabrication (p. ex., températures spécifiques, initiateurs, catalyseurs, solvants, etc.). Ces méthodes sont souvent gardées secrètes par les fabricants, ce qui signifie que les produits sont irreproductibles.
Les produits non reproductibles ne répondent pas à l’exigence d’habilitation et ne sont pas considérés comme étant à la pointe de la technologie, ce qui signifie que ces structures chimiques ne peuvent pas être utilisées dans l’évaluation de la nouveauté ou de l’activité inventive des demandes de brevet pour des produits connexes (ou en fait une demande de brevet pour le même produit avec une divulgation suffisante pour ensuite le rendre reproductible).
la divergence s’est toutefois développée dans l’application du test G 1/92 en ce qui concerne les produits non reproductibles exclus de l’état de la technique. Selon une interprétation, c’est la composition chimique du produit qui est exclue de l’état de la technique, alors que le produit en soi reste dans l’état de la technique (T 946/06 ; T 1666/16). Selon une interprétation contraire, le produit dans son intégralité est exclu de l’état de la technique, y compris en ce qui concerne sa composition chimique (T 1833/14; T 23/11; T 370/20; T 2045/09).
De plus, il existe une ambiguïté quant à savoir si les propriétés techniques divulguées avec un produit non reproductible doivent être incluses dans l’état de la technique (par exemple, la fiche technique d’un polymère complexe indiquant la densité, la dureté, la viscosité et le débit de fusion).
Questions soumises
Compte tenu de ce qui précède, la Grande Chambre de recours (EBoA) a été saisie des trois questions suivantes afin d’apporter plus de clarté et d’uniformité :
Q1 : un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d’une demande de brevet européen doit-il être exclu de l’état de la technique au sens de l’article 54(2) la CBE pour la seule raison que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite sans une charge excessive par l’homme du métier avant cette date ?
Q2 : si la réponse à la question (1) est négative, les informations techniques concernant ledit produit qui ont été mises à la disposition du public avant la date de dépôt (par exemple par publication d’une brochure technique ou de documents non protégés par un brevet ou protégés par un brevet) sont-elles conformes aux dispositions de l’article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans effort excessif par l’homme du métier avant cette date ?
Q3 : si la réponse à la question 1 est oui ou si la réponse à la question 2 est non, quels critères doivent être appliqués pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit peut être analysée et reproduite sans contrainte excessive au sens de l’avis G1/92? En particulier, est-il nécessaire que la composition et la structure interne du produit soient entièrement analysables et reproductibles de manière identique ?
Avis préliminaire
En août de l’année dernière, l’EBA a émis son avis préliminaire, non contraignant, selon lequel les réponses aux questions 1 et 2 devraient être NON et OUI, respectivement, la question 3 étant alors rendue caduque.
L’EBoA a estimé que la réponse à Q1 devait être NON car l’homme du métier ne pouvait ignorer l’existence d’un produit déjà sur le marché, souvent largement annoncé et utilisé. De plus, l’EBoA a noté que l’exigence d’activation ne devrait pas être appliquée aux produits non reproductibles, qui devraient plutôt être considérés comme activés par leur état d’existence. L’EBoA a estimé que la réponse à Q1 étant NON signifiait que la réponse à Q2 devrait être OUI. Plus précisément, l’EBoA a noté que toutes les propriétés et caractéristiques analysables du produit devraient également faire partie de l’état de l’art.
Dans sa réponse à l’avis préliminaire, le Président de l’OEB s’est déclaré en grande partie d’accord avec l’avis préliminaire du Conseil européen d’audit, notant que la pratique à l’OEB devrait changer si l’exigence relative à l’habilitation des produits était séparée des autres formes de divulgation (par exemple, documents).
Il est intéressant de noter qu’un point de désaccord entre le président et l’EBA était le statut des caractéristiques non analysables. L’EBoA était d’avis qu’il n’était pas contesté que les caractéristiques non analysables n’étaient pas dans l’état de l’art, tandis que le Président considérait qu’en excluant lesnon-les caractéristiques analysables de l’état de la technique pourraient potentiellement créer une fiction juridique lorsque des caractéristiques qui étaient présentes dans un produit facilement disponible n’appartiennent pas à l’état de la technique parce qu’elles ne pouvaient pas être analysées à la date pertinente.
Implications
Actuellement, en Europe, un demandeur peut être en mesure de breveter un produit qui a été disponible sur le marché avant son dépôt parce que le produit est sans doute irreproductible et n’est donc pas considéré comme faisant partie de l’état de la technique. Si la décision finale de l’EBA devait refléter celle de l’avis préliminaire, cela marquerait un changement significatif dans la pratique à l’OEB. Cela signifierait que des produits non reproductibles qui étaient autrefois exclus, feraient maintenant partie de l’état de l’art. Le système européen des brevets adopterait donc quelque chose qui s’apparente à un bar en vente à la mode américaine, ce qui signifie que le brevetage de produits non reproductibles en Europe après leur mise sur le marché deviendrait nettement plus difficile, voire impossible.
Un certain nombre de questions restent en suspens, qui devraient, espérons-le, être clarifiées dans la décision finale du BEE, à savoir :
- L’exigence d’habilitation peut-elle encore être appliquée à d’autres formes de divulgation, telles que les documents, étant donné que les divulgations ont tendance à être traitées selon les mêmes normes quelle que soit leur forme ?
- Cette décision sera-t-elle limitée aux produits chimiques/pharmaceutiques ?
- Est-il incontesté que les caractéristiques non analysables ne sont pas divulguées par des produits non reproductibles ?
Nous attendons avec impatience de faire rapport sur la décision finale G 1/23 dans les mois à venir.
Bradley Wilson
Groupe Sciences de la vie et chimie
Cette publication est un résumé général de la loi. Elle ne doit pas remplacer des conseils juridiques adaptés à votre situation particulière.
© Withers & Rogers LLP février 2025
