La Grande Chambre de recours (EBoA) de l’Office européen des brevets (OEB) doit statuer sur la saisine G1/24 du recours T439/22. La question centrale est de savoir si la description et les figures doivent être utilisées pour interpréter les revendications lors de l’évaluation de la brevetabilité. Bien que la saisine concerne principalement les procédures d’opposition postérieures à la délivrance, elle peut également affecter les procédures antérieures à la délivrance devant les divisions d’examen.
La recommandation se concentre sur l’utilisation du terme « feuille collectée » dans le brevet EP3076804 de Philip Morris. La définition plus large de ce terme dans la description contraste avec sa définition plus étroite, celle d’une industrie. L’opposante (Yunnan Tobacco International Co.) fait valoir que la revendication 1 manque de nouveauté en utilisant la définition de « feuille rassemblée » dans la description, tandis que le titulaire du brevet soutient que l’objet de la revendication 1 est nouveau en adoptant la définition plus étroite de l’industrie. Ce faisant, le titulaire du brevet met effectivement de côté la définition plus large de la description et plaide en faveur de la primauté des revendications sur la description.
Le résultat de cette décision peut également avoir des répercussions sur d’autres domaines du traitement des demandes de brevet à l’OEB, y compris la pratique consistant à modifier la description pour la rendre conforme aux revendications.
Questions soumises
Les questions clés en cours de délibération par l’EBoA sont :
- L’article 69, paragraphe 1, deuxième phrase CBE et l’article 1er du protocole interprétatif de l’article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l’interprétation des revendications de brevet lors de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention au regard des articles 52 à 57 CBE ?
- La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l’interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité, et si tel est le cas, cela peut-il être fait d’une manière générale ou uniquement si l’homme du métier estime qu’une revendication n’est pas claire ou est ambiguë lorsqu’elle est lue isolément ?
- Peut-on ne pas tenir compte d’une définition ou de toute information similaire sur un terme utilisé dans les revendications qui est explicitement donnée dans la description pour interpréter les revendications afin d’évaluer la brevetabilité, et si oui, à quelles conditions ?
Le renvoi a reçu un nombre inhabituellement élevé de mémoires d’intervenants tiers (amicus briefs), la plupart soutenant l’utilisation de la description pour l’interprétation des revendications, ce qui souligne le vif intérêt que porte une grande variété d’entités au résultat.
Avis préliminaire et audition
En février de cette année, l’EBA a publié son avis préliminaire non contraignant. Dans son avis, alors que les deux premières questions ont été jugées recevables, l’EAB a jugé la troisième question irrecevable parce qu’elle n’était pas décisive pour l’issue de l’affaire faisant l’objet du recours.
Bien que l’avis préliminaire n’ait pas abouti à une conclusion claire pour la question 1, l’EBoA a reconnu l’importance d’une « application uniforme des principes d’interprétation des revendications tant dans les procédures de délivrance de brevets … et également dans les procédures de révocation et de contrefaçon post-délivrance … y compris la Juridiction Unifiée du Brevet (UPC)”. Comme la UPC a déjà adopté une approche consistant à se référer à la description pour interpréter les revendications lors de l’évaluation de la brevetabilité[1], cela suggère que l’EBoA est susceptible de conclure de la même manière.
En ce qui concerne la deuxième question, l’avis préliminaire indique simplement que « la description et les chiffres peuvent être mentionnés dans le cadre de l’interprétation des revendications ».
Étant donné que l’avis préliminaire n’est pas contraignant et que d’autres procédures orales ont eu lieu en mars de cette année, nous attendons la décision écrite finale de l’EBoA. Il est évident que le
la décision finale dans l’affaire G1/24 aura probablement des implications significatives pour l’examen avant délivrance ainsi que pour les procédures d’opposition après délivrance à l’OEB.
Principaux points à retenir
Comprendre le cadre juridique pour l’interprétation des revendications est crucial pour rédiger des brevets solides et commercialement valables et créer des stratégies d’application robustes. Cette décision devrait apporter plus de clarté, améliorant ainsi des résultats cohérents et prévisibles dans les litiges en matière de brevets.
Actuellement, l’OEB présente deux approches divergentes en matière d’interprétation des revendications. Selon une approche, illustrée par la décision T 233/05, il convient d’appliquer l’article 84 CBE, c’est-à-dire que les revendications doivent être interprétées en fonction de leurs propres caractéristiques sans référence à la description et aux dessins, sauf si la revendication manque de clarté. Inversement, une autre approche, comme dans la décision T 1473/19, souligne que l’article 69 CBE et son protocole sont les principales dispositions pour l’interprétation des revendications, et préconise de tenir compte d’une manière générale de la description et des dessins lors de l’interprétation des revendications. En conséquence, la décision G1/24 devrait apporter une cohérence à l’interprétation des revendications, en traitant ces pratiques divergentes et en apportant des éclaircissements sur le rôle de la description dans l’interprétation des revendications.
En outre, cette saisine souligne l’importance de faire preuve de prudence lors de l’utilisation d’un langage standard dans la description car cela pourrait, involontairement, altérer la portée des revendications.
Comme indiqué ci-dessus, la décision finale dans l’affaire G1/24 peut également avoir des implications sur la pratique consistant à modifier la description au cours de la procédure devant l’OEB. Les modifications apportées à la description impliquent souvent le retrait ou la modification de modes de réalisation en dehors du champ d’application des revendications modifiées. Cependant, tous les modes de réalisation ne sont pas en noir et blanc, et certains peuvent être partiellement englobés par les revendications. En outre, les modifications apportées à la description peuvent parfois entraîner de nouvelles combinaisons de caractéristiques qui n’ont pas été divulguées initialement (élément ajouté) ou avoir une incidence sur les procédures post-délivrance devant les juridictions nationales. Pour ces raisons, les demandeurs hésitent souvent à modifier la description en profondeur.
Bien que les questions renvoyées dans le cadre de l’affaire G1/24 ne fassent pas directement référence à la pratique consistant à modifier la description, des commentaires ultérieurs du Président de l’OEB ouvrent la possibilité d’en tenir compte dans la décision finale.
En particulier, le Président indique que « la question de l’adaptation de la description est étroitement liée à la question [d’interprétation des revendications] soulevée dans la présente saisine [G1/24] ». Le Président reconnaît que les deux questions concernent les mêmes dispositions juridiques (articles 69 et 84 CBE), leur relation l’une à l’autre, le lien entre la procédure de délivrance antérieure et postérieure et le rôle de la description par rapport aux revendications. Le Président souligne en outre qu’une clarification de la part de l’EBoA lors de la réponse aux questions renvoyées du G1/24 aiderait à résoudre le débat[2].
Ce qui reste à voir, c’est si l’EBoA fournira une telle clarification lorsqu’elle répondra aux questions soumises.
Références
[1] Nanostring v 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023, Motifs de l’ordonnance au 4.d)aa)
[2] Point 75, G1/24 (« Aérosol chauffé »), Observations du Président de l’OEB, 7 novembre 2024
Philip Horler
Groupe électronique, informatique et physique
Bradley Wilson
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Groupe d’ingénierie avancée
Cette publication est un résumé général de la loi. Elle ne doit pas remplacer des conseils juridiques adaptés à votre situation particulière.
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